El registro de una marca en nuestro país otorga a su titular el derecho exclusivo sobre la misma, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, la ‘LM’).
De esta manera, los titulares de las marcas pueden explotar sus derechos mediante la explotación propia –comercialización de sus productos y/o servicios en el mercado bajo su marca-, o la explotación a través de terceros –formalización de negocios jurídicos sobre su marca-.
El mecanismo más adecuado para regular el segundo supuesto son los contratos, ya que los mismos permiten delimitar la relación jurídica entre las partes y así, evitar los potenciales conflictos que puedan surgir.
Por su relevancia, en el presente artículo se analizarán los contratos de cesión y licencia de marca.
1. Contrato de cesión de marca.
El contrato de cesión de marca es aquel mediante el cual el titular de una marca registrada –cedente-, transfiere voluntariamente a una persona jurídica o física –cesionario-, todos los derechos y obligaciones relacionados con la misma.
Las notas características del contrato son las siguientes:
- Atipicidad.
- Transmisión voluntaria de la titularidad de la marca (efecto transmisivo).
- Subrogación del cesionario en los derechos y obligaciones del cedente (efecto translativo). El cesionario reemplaza al cedente en todos los derechos relacionados con la marca (derechos de uso, explotación y protección de la marca, así como cualquier acción legal pendiente, etc.).
- No exigencia formal. El contrato de cesión de marca podrá suscribirse verbal o por escrito. Sin embargo, a efectos de prueba y por seguridad jurídica, es recomendable formalizarlo por escrito, además de registrarlo en la Oficina Española de Patentes y Marcas siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 49 y 50 LM.
1.1. Tipos de cesión.
Dependiendo de las condiciones pactadas entre las partes, la cesión puede ser:
– Pura o condicionada. Las partes pueden establecer que la cesión de la marca esté vinculada –o no-, al cumplimiento de una condición (por ejemplo, la obtención de una autorización administrativa).
Al respecto, señalar que la cesión condicionada no produce efectos frente a terceros hasta que se cumple la condición y se registra formalmente. En este sentido, es importante remarcar que no podrá inscribirse en la Oficina Española de Patentes y Marcas la cesión antes de que se cumpla la condición. Sin embargo, si podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad de Bienes Muebles.
– Onerosa o gratuita. Las partes pueden pactar que la cesión esté sujeta –o no- a un precio.
– Total o parcial. El cedente y el cesionario podrán establecer una cesión parcial con respecto a los productos y/o servicios para los cuales esté registrada la marca.
No obstante, no podrán -tanto a nivel nacional como en el ámbito de la UE- pactar una cesión parcial en cuanto a partes del territorio (por ejemplo, la cesión para una sola Comunidad Autónoma), todo ello, en base al principio de unicidad.
– Independiente o incorporada a un contrato. La cesión de la marca podrá constar en un contrato independiente o estar incorporada en un contrato de transmisión de empresa.
Es importante indicar que, en los supuestos de transmisión total de una empresa –salvo acuerdo en contrario-, la cesión de la marca de la cual sea titular la misma deberá cederse obligatoriamente (artículo 47 LM).
– Expresa o tácita. De forma general, la cesión deberá ser expresa. No obstante lo anterior, existen supuestos –por ejemplo, los contratos de franquicia-, en los cuales la cesión de la marca podrá deducirse del conjunto del clausulado.
1.2. Obligaciones de las partes.
Por lo que respecta a las obligaciones de las partes, debemos diferenciar entre la figura del cedente y del cesionario:
El cedente se obliga a:
- Entregar la marca;
- responder de la responsabilidad por evicción (no por vicios ocultos); y
- cumplir la obligación de no competencia.
El cesionario se compromete a:
- Pagar el precio en el plazo pactado, en su caso.
2. Contrato de licencia de marca.
El contrato de licencia de marca es aquel en virtud del cual el titular de la marca –licenciante-, autoriza a una persona física o jurídica –licenciatario-, a utilizar la misma en un plazo determinado.
En este caso, las notas características del contrato son las detalladas a continuación:
- Atipicidad. Se rigen por el principio de autonomía de la voluntad de las partes. No obstante, puede aplicarse por analogía la regulación establecida en el Código Civil para el arrendamiento de cosas.
- El licenciante mantiene la titularidad de la marca y el licenciatario no se subroga en la posición del primero, es decir, no conlleva efecto translativo ni transmisivo.
- Pueden ser objeto de licencia tanto la solicitud de la marca como la marca registrada.
- Los licenciantes autorizados tienen legitimación activa para presentar oposiciones frente a las solicitudes de marcas que puedan vulnerar los derechos de la marca licenciada (artículo 19.1.b LM) y solicitudes de nulidad relativas frente a marcas que, igualmente, puedan afectar a los derechos de la marca licenciada (artículo 59 LM).
2.1. Tipos de licencia.
Al igual que sucede con los contratos de cesión, dependiendo de las condiciones pactadas entre las partes, la licencia puede ser:
– Simple o compleja. La cesión puede ser exclusivamente de la solicitud de registro de la marca, de la marca registrada, o realizarse junto a la cesión de otros derechos de Propiedad Industrial como las patentes.
– Exclusiva o no exclusiva. El licenciante puede otorgar una sola licencia o reservarse el derecho a autorizar a diversos licenciatarios y/o utilizarla por sí mismo.
En los supuestos de licencia exclusiva el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.
Es importante recordar que, salvo pacto en contrario, se considera que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca (artículo 48 LM).
– Territorial o universal. Las partes pueden pactar que la licencia esté delimitada a un territorio concreto –o no-. En caso de que se delimitara, el licenciatario no podrá comercializar fuera del territorio los productos y/o servicios de la marca.
– Total o parcial. La licencia podrá darse sobre la totalidad de los productos y/o servicios para los cuales esté registrada la marca o para parte de ellos (artículo 48 LM).
– Onerosa o gratuita. La cesión puede tener contraprestación o no. En el supuesto de acordar que la cesión no sea gratuita, las partes podrán establecer diferentes contraprestaciones como un precio fijo, un canon periódico fijo, una regalía o royalties, o todos.
2.2. Obligaciones de las partes.
Por lo que respecta a las obligaciones de las partes, en este caso, debemos diferenciar entre la figura del licenciante y del licenciatario:
El licenciante se obliga a:
- Garantizar el goce pacífico de la marca licenciada durante el plazo pactado;
- controlar la actividad del licenciatario; y
- actuar contra el licenciatario en los supuestos de violación de los derechos de marca.
El licenciatario se compromete a:
- Pagar el royalty acordado;
- rendir cuentas sobre la actividad al licenciante; y
- utilizar la marca en las condiciones pactadas.
En conclusión, los contratos de cesión y licencia de marca son esenciales para la correcta regulación de la explotación y protección de los derechos de Propiedad Industrial, pues permiten a los titulares de las marcas delimitar cómo y a quién se les permite utilizar sus derechos.
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