Con la llegada del metaverso, muchas empresas, sobre todo, firmas de moda, han lanzado sus colecciones y productos a este nuevo mercado y los han comercializado a través de diversas plataformas, entre otras, Meta, OpenSea, o Decentraland, que vienen a formar diferentes tipos de “universos” donde los usuarios pueden adquirirlos.

Estos productos son NFTs – Non Fungible Tokens –, una unidad de datos única a la que puede asociarse cualquier otro objeto digital. En ocasiones, su adquisición conlleva aparejada  la obtención del objeto al que se asocian en el mundo físico y, en otras, simplemente se adquiere el NFT y su objeto o imagen asociada como producto en sí, pudiendo utilizarse en el propio metaverso, por ejemplo, como un wearable – accesorio que podemos vestir – para nuestro avatar.

Este nuevo mundo virtual lleno de posibilidades ha dado lugar a nuevas disputas jurídicas. En el caso concreto que vamos a analizar, la disputa surge con respecto al uso en estas plataformas de una marca y de la propiedad industrial registradas por algunas firmas para el mundo real.

¿Se extiende la protección de la propiedad industrial al Metaverso?

Como respuesta a esta pregunta, hace unos días un Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se pronunció sobre el caso «Hermès v. Mason Rothschild». Si bien la respuesta incluye la aplicación de leyes estadounidenses servirá – por ser la primera que se pronuncia a este respecto – para que, al menos, se haga referencia a ésta en posteriores disputas que puedan surgir en el ámbito europeo.

¿Cuál es el objeto de la disputa?

Debemos situarnos a finales del 2021, el artista Mason Rothschild lanzó una colección de NFTs consistente en recreaciones del famoso bolso Birkin de Hermès cambiando parte del aspecto del producto – colores, estampado, dibujos –, pero en las que podía ser fácilmente reconocido el aspecto externo, estructura y diseño del reconocido bolso y los llamó MetaBirkin.

Por otro lado, Hermès es una firma internacional de moda de lujo ampliamente reconocida a nivel mundial y entre sus creaciones más características se encuentra el modelo de bolso Birkin, existiendo lista de espera para su adquisición, así como otra serie de condiciones que lo hacen inaccesible al público en general, llegando a comercializarse, incluso, por cifras que rondan los 400.000 $. Este tipo de accesorios llegan a considerarse como una inversión, puesto que, con el tiempo, algunos de estos modelos, se revalorizan considerablemente.

Por su parte, la colección de NFTs lanzada por el Sr. Rotchschild utiliza el aspecto de estos bolsos, reconocido por cualquier consumidor medio del grupo destinatario de la práctica – como lo definiría nuestra Ley de Competencia Desleal si fuera aplicable –, produciendo confusión sobre el origen comercial de los productos, ya que, los consumidores desde el primer momento manifestaron su creencia de que este producto suponía una colaboración entre Hermès y el artista digital.

La posición de Hermès

Tras lo anteriormente expuesto, Hermès presentó en 2022 una demanda por infracción de marca, competencia desleal y uso de un nombre de dominio que simula uno legítimo y que se usa con fines fraudulentos – cybersquatting –, esto último debido a que el artista creo su propia página web metabirkins.com donde publicita sus NFT bajo el slogan “Not your mother’s Birkin” haciendo referencia a que no se trata del bolso Birkin tradicional pero, de nuevo, asociándolo con este para beneficiarse del estatus y prestigio que otorga a los consumidores la compra de estos bolsos.

Si bien añade el término “Meta” a sus creaciones, la marca registrada Birkin es tan renombrada que induce a confusión a los usuarios y así se manifestó en diversas redes sociales donde se publicitaron los MetaBirkins, llegando el consumidor a creer que se trataba de una colaboración entre Hermès y el artista.

La posición de Mason Rotchschild

Por su parte, Rotchschild considera que el término “MetaBirkin” es el título de la obra, pero no una forma de identificar sus productos con los de la firma Hermès y ha llegado a vender los NFTs hasta cuatro plataformas diferentes por precios que rondan los 40.000 dólares.

Sin embargo, en algunas entrevistas ha vertido manifestaciones como que sus imágenes de MetaBirkins son un homenaje al bolso más famoso de Hermès o sobre que quería comprobar si podía crear el mismo tipo ilusión – de estatus, lujo, etc. – que el bolso otorga en el mundo real, pero en mercancía digital, que se trataba de un tributo al icónico bolso de la marca.

Por otro lado, sostiene que la aplicación de Ley de Marcas Registradas – la llamada Ley Lanham – únicamente protege a las marcas respecto de la confusión sobre el origen o patrocinio de bienes físicos, pero el Tribunal no ha admitido este argumento.

Resolución

El criterio por el que se rige la sentencia para resolver esta disputa es el Test de Rogers, un criterio derivado del caso Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989), que establece que la Ley de Marcas Registradas de Estados Unidos se aplicará únicamente cuando el interés público en evitar la confusión del consumidor haya de prevalecer sobre el interés público de la libertad de expresión. Y ¿Cuándo se producirá esto? Cuando el uso indebido de la marca, por quien no es su titular, no tenga relevancia artística para la obra o si, teniéndola, induce explícitamente a error en cuanto a la fuente o contenido de esta.

Finalmente, el Tribunal ha considerado en su sentencia que sí se produce dicha confusión y que Rotchsild ha tratado de asociar los MetaBirkins a la firma Hermès para beneficiarse de la reputación que mantiene en el público, condenando al artista a pagar una indemnización de alrededor de 130.000 $ y abriendo la puerta a la extensión de la protección de las marcas registradas frente a creaciones en el metaverso.

No podemos aventurar qué repercusión tendrá esta resolución en la jurisprudencia del ámbito europeo, pero no tendremos que esperar mucho para ver resoluciones de este tipo, incluso, a nivel nacional, ya que nuestra normativa sobre marcas, propiedad industrial y competencia desleal recoge ilícitos similares o idénticos a los que se presentan en este caso.

El metaverso sigue funcionando y creando nuevos retos jurídicos, para la resolución de los cuales, sin duda, se tomarán como referencia sentencias como esta.